W dniu 29 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy wystąpił – na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prawnym: Czy art. 10 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przyjęciu wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny w postaci zniszczenia towarów odnosi się wyłącznie do towarów bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych, a nie może być stosowany w odniesieniu do towarów bezprawnie wprowadzonych do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co do których nie można stwierdzić, aby zostały bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone.
Podstawą wystąpienia z powyższym pytaniem był stan faktyczny, w którym powód będący spółką prawa handlowego z siedzibą w Genewie wystąpił przeciwko polskiemu przedsiębiorcy z roszczeniami wynikającymi z ochrony unijnego znaku towarowego. Powództwo obejmowało tzw. roszczenia zakazowe i publikacyjne, a także żądanie zniszczenia określonych towarów. Sądy meriti uwzględniły powództwo w zasadzie w całości. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
Sądy orzekły m.in. o nakazaniu zniszczenia określonych towarów, chociaż bezsporne w sprawie było, że nie stanowiły one towarów bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych, w rozumieniu art. 286 p.w.p. Sądy zastosowały prounijną wykładnię tej normy, uwzględniającą m.in. art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie zapewniają, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań należnych właścicielowi praw z tytułu naruszenia i bez żadnego rodzaju rekompensaty, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Środki takie obejmują: a) wycofanie z handlu; b) definitywne usunięcie z handlu; lub c) zniszczenie.
Na uwagę zasługuje okoliczność, że w powołanym przepisie dyrektywy 2004/48/WE, która została implementowana do krajowego porządku prawnego, został wymieniony środek w postaci zniszczenia towarów, a jednocześnie posłużono się ogólną formułą „naruszania prawa własności intelektualnej”, o szerszym zakresie, niż pojęcie „towarów bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych”, zawarte w art. 286 p.w.p. Ponieważ powołana 2004/48/WE miała zapewnić minimalny zakres ochrony, powstała potrzeba ustalenia wzajemnej relacji pomiędzy jej art. 10 a przepisem krajowym (art. 286 p.w.p.).